Het merkenrecht vormt vooralsnog de manier bij uitstek om domeinkaping tegen te gaan. Logischerwijs kan hier alleen een beroep op worden gedaan indien men beschikt over een geldige merkinschrijving bij het Benelux Merkenbureau (BMB). Indien men zijn naam niet als merk heeft ingeschreven, kan nog een beroep worden gedaan op de Handelsnaamwet (Hnw). XS4ALL is van mening dat de SIDN deze spelregels moet integreren in haar nieuwe reglement.

Voor de vraag of domeinkaping merkinbreuk kan opleveren is artikel 13A BMW van belang.
Dit artikel bepaalt het volgende:

• Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:
  
  
• elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;
  
  
• elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;
  
  
• elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
  
  
• elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
  

De vet gecursiveerde begrippen zijn sleutelbegrippen in deze bepaling, die dus mede bepalen wanneer er sprake van merkinbreuk is. Het tweede lid van artikel 13A geeft een aantal voorbeelden van gebruik van het merk:

• het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
  het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;
  
  
• het in- en uitvoeren van waren onder het teken;
  
  
• het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.
  
  

Het is de vraag of het (laten) registreren ‘gebruik’ in de zin van de wet is. Zolang de domeinkaper niets met de domeinnaam doet, kan betoogd worden dat er geen sprake van gebruik is. In de rechtsgeleerde literatuur lopen de meningen hierover uiteen. In de lagere rechtspraak is dit betoog inmiddels in kort geding een aantal keer terzijde geschoven. Het is de vraag of deze uitspraken in hoger beroep of in een bodemprocedure in stand blijven. XS4ALL is van mening dat alle onduidelijkheid hierover uitgesloten dient te worden, en dat conform de Amerikaanse Anticybersquatting Protection Act het louter registreren van een domeinnaam met oogmerk van woekerwinst al verboden moet worden.
Onbetwist is dat er wel sprake van gebruik zal zijn indien een kaper het domein te koop aanbiedt. Bovendien zal dat gebruik dan plaatsvinden in het economisch verkeer. Daaronder wordt immers verstaan gebruik – anders dan met een zuiver wetenschappelijk doel – in het kader van een bedrijf, beroep of enige andere, niet in de particuliere sfeer verrichte activiteit waarmee economisch voordeel wordt beoogd.

Er zal sprake van ‘overeenstemming’ zijn, indien bij het publiek verwarring kan ontstaan. Of daarvan sprake is dient beoordeeld te worden op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte verwarring, waarbij in het laatste geval het publiek meent dat de beweerdelijke inbreukmaker indirect iets te maken heeft met de merkhouder, bijvoorbeeld een dochteronderneming is.

Het begrip associatie stamt uit de tijd voor de Europese harmonisering van het merkenrecht. Het heeft stof gegeven tot felle discussies. Voordat de Benelux zich moest aanpassen aan de rest van Europa gold hier dat er reeds sprake van merkinbreuk was indien het publiek merk en teken met elkaar zou associëren. Je loopt bijvoorbeeld door de Albert Heijn en denkt: ‘Dat is grappig, de verpakking van de Albert Heijn margarine lijkt op die van Blue Band.’ Geen verwarring dus, maar enkel associatie. Het Europees Hof van Justitie heeft in 1997 uitgemaakt dat enkel associatie niet voldoende is voor merkinbreuk.

Voor de vaststelling van soortgelijkheid tussen waren of diensten is beslissend in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard – commercieel, technisch of anderszins – verwant met de waren of diensten van de merkhouder beschouwt.

Bekende merken genieten doorgaans meer bescherming dan niet-bekende merken. Wanneer daar sprake van is, zal door de rechter moeten worden bepaald. Aannemelijk is dat het moet gaan om merken die op behoorlijke schaal worden gebruikt; daarbij kan de mate waarin reclame voor de merken wordt gemaakt een rol spelen. Voorts is vereist dat door het gebruik hetzij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit hetzij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk. Dat zal het geval zijn indien de aantrekkingskracht of het kooplustopwekkend vermogen van het merk door het gebruik wordt aangetast, alsmede verlies van exclusiviteit. Eveneens zal hieronder worden begrepen afbreuk aan de onderscheidende kracht of het op onbehoorlijke wijze profiteren van de bekendheid van het merk.

De merkgebruiker kan zich tegen de inbreuk verweren indien hij een geldige reden voor het gebruik heeft. Daarvan is niet snel sprake. Het gebruik van merken in advertenties kan bijvoorbeeld geldig zijn; mits de vermelding voldoet aan de strenge criteria van de Europese richtlijn vergelijkende reclame, die sinds 1 april 2000 in werking is getreden in Nederland.

Handelsnaamwet

Naast de Benelux Merkenwet kan ook een beroep worden gedaan op de Handelsnaamwet (Hnw), als men zijn naam niet als merk heeft ingeschreven. Merken gelden in het algemeen voor waren of diensten, terwijl handelsnamen de onderneming als geheel betreft.

Deze wet beoogt het gebruik in een of ander opzicht misleidende en verwarrende handelsnamen tegen te gaan. De bescherming die deze wet verleent is minder ruim dan de bescherming op grond van de BMW.

Artikel 3 Hnw biedt bescherming tegen misleiding omtrent de eigendom van de onderneming. Het belangrijkste artikel van de wet is echter artikel 5, op grond waarvan het verboden is verwarringwekkende handelsnamen te voeren. Er zal sprake van verwarring zijn indien een handelsnaam wordt gevoerd die al door een ander wordt gebruikt. Criteria voor verwarring is: de geringe mate van afwijking in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar deze gevestigd zijn. Verwarring wordt in de rechtspraak ruim opgevat: zowel directe als indirecte verwarring vallen er onder. De verwarring hoeft niet gebleken te zijn; voldoende is dat deze ‘te duchten’ is.